Terceira Turma do STJ decide que registro de nome empresarial não define prescrição de ação sobre uso indevido de marca

​​No julgamento do REsp 1719131, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a pretensão de abstenção de uso de marca para comercialização de bens tem prazo prescricional deflagrado a partir da data em que a violação foi conhecida.

Com esse entendimento, o órgão colegiado rejeitou a tese de que sendo a marca o termo central do nome da empresa acusada de violação, o prazo de prescrição deveria ser contado da data do registro deste último na Junta Comercial.

Segundo os autos, em 2010, uma sociedade gaúcha ajuizou ação para impedir que duas empresas sediadas em Minas Gerais continuassem a usar, tanto no nome empresarial quanto nos produtos, o termo que ela havia registrado como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 1958.

Em primeiro e segundo graus, o pedido relativo ao conflito dos nomes foi julgado improcedente, por terem sido registrados em estados diferentes – mas as rés ficaram proibidas de continuar utilizando a marca.

No recurso ao STJ, as empresas mineiras alegaram a ocorrência de prescrição, já que uma delas – que teve parte do nome empresarial utilizado para designar os produtos – foi constituída em 1998, e a demanda judicial começou apenas em 2010 – portanto, após o transcurso do prazo prescricional de dez anos.

Em seu voto, o ministro relator, Marco Aurélio Belizze explicou que os regramentos de nome empresarial e marca não se confundem, pois enquanto a marca identifica o produto ou serviço, o nome identifica o ente social.

“Não se pode admitir que a mera preservação do nome dê ensejo ao direito à exploração de termo central para identificação de bens ou serviços comercializados”, acrescentou o ministro, lembrando que a proteção ao nome empresarial tem eficácia limitada ao estado onde foi registrado, e o caso sob análise no processo envolvia empresas de diferentes unidades da Federação

Com relação à prescrição, o ministro afirmou que, de fato, há precedentes do STJ nos quais foi reconhecido o prazo prescricional de dez anos para a pretensão de abstenção de exploração de marca registrada, “cujo termo inicial deve ser aferido à luz da actio nata” – segundo a qual o prazo de prescrição só começa quando a vítima fica sabendo da violação de seu direito.

Bellizze destacou que, como o nome empresarial não diz respeito à controvérsia, a pretensão a ser apreciada no recurso fica limitada à questão da marca. Segundo ele, não se pode pretender que o prazo prescricional relacionado ao uso indevido da marca seja computado desde a inscrição da empresa ré na Junta Comercial, ocorrida em 1998, pois não foi o nome empresarial que levou ao reconhecimento da violação da marca registrada.

O relator afirmou que, a partir da distinção entre nome empresarial e marca, surgem diferentes efeitos da violação de cada instituto: enquanto a violação do nome empresarial, em tese, é ato permanente, a violação da marca pode ser pontual ou reiterada, impondo-se a análise contextual do ato violador.

No caso – lembrou o ministro –, as instâncias ordinárias entenderam que a violação ao direito da autora da ação surgiu a cada vez que as rés comercializaram um produto com a sua marca, e não há no processo informação sobre eventual conhecimento prévio da prática ofensiva para fins de incidência da teoria da actio nata.

Assim, de acordo com o relator, tendo sido apontado como ato ilícito o uso indevido da marca registrada – fato que não era de prévio conhecimento da vítima –, “devem ser esses atos considerados como termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de abstenção de utilização indevida”.

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Fonte: STJ